知产文章 | 中国企业的品牌“出海”应如何布局商标?

如今,世界形式不断变化,在美国金融危机、欧洲债务危机、人民币升值、原材料和劳动力成本持续上升等因素的综合影响下,以劳动密集型产品出口为主的中国企业遇到了越来越多的困难。于是,一些具有前瞻性的企业纷纷至海外开疆拓土,如在海外独资或合资设立企业、收购海外企业等,努力开拓“世界市场”。

 

人们曾形象的比喻,品牌是市场的“通行证”,而品牌的核心即是“商标”。而商标的特点之一是“地域性”,中国企业在“走出去”的过程中,商标的海外注册便成为一个首先要解决的问题。具体说来,中国企业海外申请商标的方式和各种方式的优缺点如下。

 

一、通过何种方式可在境外国家/地区注册商标?

 

主要包括两种,第一种为马德里商标国际注册,第二种为逐一国家/地区直接注册,其中包括在国家、地区或通过联盟(如欧盟、非知组织、比荷卢联盟等)的注册。

 

 

 

不同的申请类型其优缺点各是什么?

 

(一)马德里商标国际注册

 

国际注册申请又称领土延伸申请,是指申请人根据《商标国际注册马德里协定》(简称《马德里协定书》)、《商标国际注册马德里协定有关议定书》(简称《马德里议定书》)及其《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细 则》(简称《共同实施细则》)的规定提交商标国际注册书面申请,请求通过国际注册取得的保护延伸到其他的缔约方(通常称为“被指定缔约方”,但该指定不能包括申请人自己所在的缔约方)

 

(国际注册基本流程图)

 

(International Registration Procedure)

 

  1. 马德里商标国际注册优点:

 

(1)费用低廉:相比逐一申请的途径,最多可省90%的费用。特别是申请的国家越多,费用节省得越多,而且在国际注册申请之后的程序中也将缴纳统一的规费;

(2)手续简便:有一整套完备的、可适用于所有联盟成员国申请人独特的商标注册申请流程,使用一种语言、通过一个机构即“国际局”提交一份申请,就可指定除其原属国之外的所有缔约国;

(3)所需的核准时间较短:自国际局通知国际注册申请之日起的12或18个月内,就可确定申请注册的商标在各指定国是否获得保护;

(4)其它程序操作简便:对商标国际注册登记后的程序,如:后期指定、变更、续展等操作更加简便,费用也更加低廉;

(5)检索状态随时了解:可根据商标国际注册号,通过国际局的官方网站进行信息检索,随时掌握商标在各指定国的最新进展,便于了解商标后续状态。

 

  1. 马德里商标国际注册缺点:

 

(1)“中心打击”的风险:是指通过马德里国际注册程序注册的商标,如果在国际注册之日起五年内,其国内基础注册或申请全部或部分被驳回、撤回、注销、撤销、放弃或宣布无效,那么其效力将涉及所有指定国,即该商标的国际注册也会失去效力,而不管该商标的国际注册是否已被转让;

 

救济手段:国际注册簿中注销之日起三个月内转换为各个国家的单一申请。

 

(2)对获准保护的商标,多数国家的官方审查机关并不会下发正式的《商标注册证》,直至2011年1月1日前,仅有14个国家下发“核准保护通知书”;

 

(3)后续情况:需要主动监控和管理。

 

(二)逐一国家/地区直接注册

 

1.逐一注册优点:

 

最为安全:一般该类案件会委托专业机构提交,若在申请过程中出现某些问题,可随时律师进行咨询,并且律师可对申请的进展状态、时限及时跟进或提醒。

 

2.逐一注册缺点:

 

(1)费用较前述方式最高;

(2)须分别缴费,通常包括申请费、公告费、注册费、境外律师费、传真/邮寄费、代理费等诸多费用;

(3)程序繁复:须分别向各申请国商标主管机关提出并接受审理,缴纳不同的费用、使用不同语言、提交不同的申请书和资料信息,有时还需办理文件公证/认证等;

(4)检索状态工作繁多:在每个国家注册的情况需分别检索和跟进。特别是与多国有业务往来时,需要逐一查询自己商标在各国的变更、转让、续展等情况,其耗费的时间、精力相对繁多。

三、企业要“走出去”该如何进行国外商标布局?

 

  • 有选择、有针对性地进行马德里商标国际注册,不建议贪多求全,避免资源浪费。
  • 在提交马德里国际注册时,尽量将公司产品或者服务有可能出口的国家全部指定。这样可以在缴纳一次基础注册费用的前提下,尽可能指定多的国家,避免因注册后再后期指定时另行缴纳基础注册费。
  • 在提交国内注册申请时,申请指定使用的商品或服务比较宽泛和全面,这样国际注册的保护范围也会相对广泛,可以为国际注册打下良好的基础。
  • 在收到中国商标局下发的《商标注册申请受理通知书》后就通过马德里国际注册指定议定书涉及的成员国,而且一般都是在6个月内提交马德里国际注册,这样可以要求以在中国的基础注册申请日为该国际注册的优先权日。可以适应和满足业务快速“走出去”的业务需求。
  • 重视遭受“中心打击”之后及时采取补救措施。一旦国内注册因为某种原因被撤销,要及时将该国际注册转化为在各个指定国的单一申请。