知产文章 | 中国改革开放以来的商标立法及五次修订

在商标申请流程上，对同一天申请商标的情形也根据实际情况进行了区分。征求意见稿第二十五条规定，不同申请人同一天申请的且“不能辨别申请时间先后”的，初步审定并公告在先使用的商标。根据这一调整，同一天申请的、能够确定申请时间先后的，应当初步审定并公告申请在先的商标。在商标申请流程电子化、数据化之后，商标申请的时间已经可以精确到分、秒。对于同样采用网申申请的商标，系统会记录更加准确的申请时间。此次征求意见稿对同一天申请的商标增加“辨别申请时间先后”的表述也是商标立法技术对数字化、智能化的时代背景做出的正向反馈。

征求意见稿第十四条第二款原则性的规定了同一申请人在相同商品或者服务上只能注册一件相同商标。第二十一条进一步明确了不得重复申请的情形：申请人除了不得与其在同一种商品或服务上在先已经注册的商标重复外，还不得在商标被撤销、注销、无效宣告之日起一年内在同一种商品或服务上申请相同商品；第二十一条也明确了可以重复申请的例外情况：如

这一变化是对商标申请制度的重大调整，根据国家知识产权局公布的征求意见稿说明，该制度借鉴了物权法“一物一权”原则，以及专利法重复授权的规定。值得注意的是，除了法律规定特殊情形外，禁止重复注册除了不得与申请人在先的有效申请或注册重复外，还不得与其被注销、撤销、无效一年以内的在先无效商标相重复。

对于“恶意申请”行为，征求意见稿第六十七条、第八十三条规定了相应的行政处罚措施、民事赔偿责任。恶意申请不仅可能受到行政处罚：最高不超过二十五万元的罚款、没收违法所得等；还可能需要承担赔偿责任：损害特定主体民事权利的，该民事主体可以请求索赔，损害国家利益、社会公共利益或造成其他重大不良影响的，检察机关可以提起公益诉讼。

明确恶意申请的概念并确立相应的行政责任、民事责任，与我国近年来日益重视知识产权、加强知识产权保护的整体趋势相符，顺应时代潮流。目前实践中部分法院已经适用《反不正当竞争法》的原则性规定对恶意商标申请行为予以规制。如果恶意申请制度能够正式入法，后续权利人通过民事手段对恶意商标申请行为维权将有明确的法律依据，更有利于保障权利人的权利。

现行制度框架下的商标异议、不予注册复审程序是国知局机构调整之前对应的商标程序，其中商标异议由原商标局审理、不予注册复审由原商标评委委员会审理。但机构改革之后，商标异议、不予注册复审均由国知局审理并以国知局的名义发文。取消不予注册复审程序，可以与现行的商标审查机构设置更加匹配、大大提高维权的效率和成本。

但需要留意的是，征求意见稿对商标无效宣告程序没做实质性调整和变动。根据征求意见稿第三十九条的规定，商标异议中作出准予注册决定的，异议人可以提起商标无效；但作出不予注册的，被异议人可以起诉。对于商标异议，实践中也会出现部分不予注册、部分准予注册的情形。对于该类的异议决定，可能会出现同一件商标既处于商标无效宣告程序中，由国知局审理；也处于行政诉讼中，由法院审理。两个程序如何衔接、不同程序中是否适用全面审查原则等问题仍需要进一步明确和细化。

纵观全球商标法制度及实践，这一商标移转制度并不常见。这一制度的源头可见于《保护工业产权巴黎公约》第6条之7的规定，允许成员国通过国内立法赋予权利人从代理人、代表人处取得恶意抢注商标的选择权。目前，仅有《欧盟商标指令》、《欧盟商标条例》以及《德国商标法》等少数国家和地区立法中引入了这一制度，充分说明中国在商标恶意申请法律规制层面已走向世界前沿。

从具体操作层面来看，在无效宣告程序中能否顺利实现商标移转需综合考虑被抢注商标本身的效力以及移转可能引起的实际效果，如这类商标除恶意抢注外，还存在其他应当宣告无效的事由，则应当宣告无效；或者这类商标虽有效，但移转容易导致混淆或者其他不良影响，则应当宣告无效，不适用商标移转制度。

实际上，商标强制移转制度曾在商标民事案件中得以适用。最高人民法院在(2020)最高法民再24号案件中，通过判决强制移转恶意转让、抢注的被代理人的商标。商标转移制度如果能够正式入法，可以进一步规制商标恶意注册，以强制移转制度设计加大对恶意抢注他人在先权利之行为的打击力度，使得权利人基于更早申请的注册在其他商标争议中取得更有利的地位，在制度设计中更好地体现公共利益与私权保护的平衡，同时也会减少商标反复申请，节约商标审查资源。

征求意见稿第四十九条在保留现行商标法撤三制度的基础上，增加了三种商标撤销情形，即（三）注册商标的使用导致相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；（四）集体商标、证明商标注册人违反注册人义务，情节严重的；（五）注册商标的使用或者行使注册商标专用权严重损害公共利益，造成重大不良影响的，任何主体可以申请撤销。其中，后两种情形属于国务院知识产权行政部门可以依职权撤销的情形，进一步增加和扩大行政主管机关的监督管理义务和职权范围。

同时，针对现行商标法制度下因撤三申请“门槛”较低而出现的“恶意”撤三现象，也被纳入了考量。征求意见稿四十九条一款相应增加了但书内容，要求申请撤销不得损害注册人合法权益或者扰乱商标注册秩序，增加了提出撤销申请的限制，以进一步规制“恶意撤三”等滥用权利的行为。

不难发现，新增商标撤销情形的着眼点仍然是在于公共利益的维护，是在平衡商标注册人利益和公共利益、社会效果的前提下对商标闲置、不当使用、权利滥用等现实问题的回应，也是从申请注册审查到使用管理等全环节强化商标权保护的有益尝试。同时，新增情形如何与现有无效宣告中基于类似绝对理由的制度和审查标准相衔接，还有待更多明确细则与实践考验。

在使用环节和配套管理方面，征求意见稿第六十一条新增对商标使用情况说明的制度设计，要求商标注册人自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内说明商标在其核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由。期满未主动说明，仍给予商标注册人六个月的“缓冲期”，逾期仍未说明，则视为放弃该注册商标，由国务院知识产权行政部门注销该注册商标。此外，国务院知识产权行政部门亦有义务对注册人使用说明的真实性采取随机抽查，并可要求注册人补充相关证据或委托地方知识产权管理部门进行核查。经抽查说明不真实的，对商标予以撤销。

上述规定借鉴了外国商标法律和实践经验，是对现行商标法下商标撤销程序多以“被动申请”方式启动的补充和完善。未来如予实施，将对商标注册人提出更高更严格的商标使用和维护要求。需要注意的是，征求意见稿对于使用情况说明的核查标准和具体如何实施并未作出明确规定，注册人对于核查结论是否有复核或复审等进一步救济途径亦未明确，仍有待配套实施条例或其他规范性文件作出具体规定。

结合征求意见稿新增的使用承诺、每五年主动说明使用情况以及不当使用撤销情形的制度设计来看，在实践层面可能将为商标注册人以及商标代理机构服务带来翻天覆地的变化和影响，也将为商标注册人使用和维持商标注册带来更高要求和更大挑战。

目前实践中利用形式上的注册商标对他人提起恶意诉讼以追求不正当的赔偿、打击竞争对手的案件时有发生。与恶意申请制度类似，法律规定恶意诉讼索赔制度也体现了商标法更加注重诚实信用原则、更加注重发挥商标识别商品或服务作用本源的价值导向，也是我们更加注重知识产权保护的时代背景在立法层面的体现。

尽管如此，目前征求意见稿中对恶意诉讼的规定存在进一步商讨的空间，比如对于恶意诉讼由人民法院“给予处罚”是否符合法院的司法审判的职能和定位，法院可以给予何种具体的“处罚”。再比如对于恶意诉讼的索赔，受损失的一方可以在同一诉讼程序中主张索赔，还是需要另行起诉主张赔偿等。

近年来，多地检察院在针对假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪这类案件中通过提起刑事附带民事公益诉讼，使消费者因这一犯罪行为受到的损害得以受偿，维护消费者利益。现有案件多涉及销售假冒白酒、葡萄酒等犯罪行为，本质上属于知识产权保护与消费者权益保护的交叉的范畴。例如疫情期间，深圳市中级人民法院在（2021）粤03刑终362号案件中，针对被告人利用某知名口罩品牌的商标用于不符合细菌过滤效率标准的口罩并销售、危害社会公众健康、严重影响疫情防控等行为，通过刑事及民事公益诉讼程序对其进行惩处，兼顾了权利人、社会公众等多方利益。

现有实践中的涉及知识产权保护的民事公益诉讼，本质上属于打击知识产权侵权活动的配套措施与附属措施。未来，如商标公益诉讼制度确立，这一公益诉讼所保护的公共利益可能不再局限于消费者利益，可能会适用于更多类型的商标侵权活动，检察院或将在商标保护中发挥更大作用，实现更高的社会效益。

根据国家知识产权局对征求意见稿的说明，自2003年取消商标代理机构和商标代理人资格两项行政审批，取消了商标代理行业的准入门槛，商标代理市场规模迅速扩大，行业发展无序、监管缺乏依据的问题日益突出，部分代理机构长期从事恶意商标抢注、囤积和不正当维权等违法失信行为，损害委托人利益和商标代理市场秩序。征求意见稿规定了商标代理机构准入要求、并规定相应罚则和限制措施，体现了对于整治商标代理市场的决心，并以之更好的支持征求意见稿前述各项制度的开展。

鉴于“仲裁”明确纳入商标侵权的解决方式，此项规定亦对商标代理从业人员提出了较高的技能要求，要求相关商标律师和代理人员提高自身业务，探索、发展以仲裁方式进行商标侵权案件解决的路径和方式。

本次对《商标法》第4条规定（即界定商标申请主体的基本原则）的修改间接参照了第7条规定（申请注册和使用商标应当遵循诚实信用原则）。修订前的《商标法》第四条规定，自然人“……在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的”，可申请商标注册。

国务院在2019年4月20日的修正案草案中提议增加以下表述：“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回。”然而，该提议虽影响深远，却会与《商标法》第49条的规定相抵触。依据第49条规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何人均可向商标局申请撤销该注册商标。既然第49条并未规定权利人在获得商标注册后的前三年有使用义务，那么商标申请怎会因缺乏使用意图而遭到驳回呢？

此外，全国人大在修正案草案审议结果报告中也对此持反对意见，认为考虑到合法经营的企业为避免商标淡化或避免不得不依据其知名度通过艰难的异议程序阻碍他人恶意申请的商标注册，常常在其核心业务相关的商品上注册“防御性”商标的实际情况，对此类申请不宜一概驳回。

因此，人大审议决定在第4条新增的表述中增加“恶意”（与第7条的诚实信用原则直接相关）二字。故最终版的文字表述为：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”

上述新增规定的适用需满足两个彼此独立的要件：不以使用为目的和恶意。
商标审查员本身可能难以判断特定的商标申请是否出自善意，因此为确保该条款的有效施行，修改还涉及：（1）商标代理机构的责任，以及（2）异议和无效程序。

关于第（1）点，修改后的第19条第三款规定，商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条规定情形的，不得接受其委托。此外，第68条最后增加的第四款规定，针对恶意申请商标注册的商标代理机构，根据情节给予警告或罚款处罚；针对恶意提起商标诉讼的商标代理机构，由人民法院依法给予处罚。

关于第（2）点，修改后的第33条规定，任何人认为初步审定公告的商标违反了第4条和第19条第四款的规定的，均可提出异议。第44条规定也将违反第4条和第19条第四款规定列为提起无效程序的绝对理由。

修改后的第4条能否适用于已经注册的商标或是已经进入注册程序的商标？这也是个问题。理论上讲不会，因为新法没有溯及力。但是大家可能仍旧记忆犹新2001年的商标法对驰名商标确有溯及力。新法将如何处理大量已经注册或申请但却并未使用的商标，我们拭目以待。

修订前的第63条规定在权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的前提下，法定赔偿额的上限为人民币300万元。修订后的新法将法定赔偿额的上限提升至500万元。

最后，修改后的第63条对于假冒产品的处理作出了明确的规定：对属于假冒注册商标的商品，除特殊情况外，应当责令销毁；对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具，责令销毁。此外，前述材料、工具，如果没有责令销毁，也不得进入商业渠道。最终，修改后的第63条明确，去除假冒注册商标后的商品也不得进入商业渠道。

2013年8月30日上午，备受社会关注的《中华人民共和国商标法》修正案经十二届全国人大常委会第四次会议审议并通过，新法将于2014年5月1日起生效。新商标法有如下变化，值得我们给予特别的关注。

这次修改明确将诚实信用作为一项总的原则引入商标法，即“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”（第7条），并具体体现在下列条文中：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”（第15条第二款），不过，目前尚不清楚在先使用是否有“在中国”的要求；新法重申“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制（第45条），对于恶意使用人（第36条）以及注册人（第47条），需要承担赔偿责任；对于重复侵权的，工商局可以加重处罚（第60条）；对于恶意侵权行为，新法允许给予1-3倍的赔偿（第63条）；此外，新法要求代理机构遵循诚实信用原则（第19条），并在规定违法后果（第68条）。

2. 调整使用与注册的关系 

新法规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”（第59条第三款）。该款规定明确在先商标的使用并获得一定影响的时间应以在后商标的“申请日”为准，并且将“继续使用”的范围限制在原使用范围内，但目前尚不清楚这一范围是否主要指地域范围。

3. 强化商标使用义务 

新法吸收现行实施条例第3条的规定，明确了商标使用的定义：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”（第48条）。此外，新法将连续三年停止使用的情形单独加以规定，不适用“限期改正”的处理程序，加强了对不使用商标的规制（第49条）。最后，新法还规定，三年内未实际使用过的注册商标原则上不给予赔偿（第64条）。

新法从权利人的角度规定了权利人申请驰名认定的条件，即“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护”（第13条）。明确了商标局、商评委及法院认定驰名商标的具体程序，特别强调“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”（第14条）。新法还规定“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”（第14条），违反者处10万罚款（第53条）。

2. 扩大商标注册范围 

新法删除了可视性的要求，增加了“声音等”标志可以注册的规定（第8条），相应地增加了中国国歌、军歌不得注册的规定（第10条）。

3. 明确显著性要求 

新法增加了“其他”缺乏显著性标志不得注册的要求，使通用名称和叙述性标志成为缺乏显著性的特例，逻辑上更加周延（第11条第一款第三项）。同时，对于“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”的情形，新法则允许任何人申请撤销（第49条）。此外，新法还规定注册商标专用权人无权禁止他人正当使用注册商标中的非显著部分（第59条）。

新法优化了商标申请的程序：第22条规定“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标”，同时允许电子方式提交申请；第29条引入审查意见书制度“在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的，不影响商标局做出审查决定”，但尚不清楚该制度是仅限于形式审查还是也包括实质审查。

2. 调整异议程序

新法将相对理由的异议主体限定为“在先权利人、利害关系人”，绝对理由的异议主体仍然是“任何人”（第33条），同时规定“商标局做出准予注册决定的，发给商标注册证，并予公告。异议人不服的，可以依照本法第44条、第45条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效”（第35条第二款），相应地，原商标法第42条有关“一事不再理”的规定则被删除。新法还规定“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。”（第36条）这样明确异议不成立而注册的商标取得专用权的时间以及可以得到赔偿的时间标准。

3.  调整续展程序

新法允许期满前12个月而不是之前的6个月即可进行续展，使商标注册人有了更大的自由度（第40条）。

4. 调整无效及撤销程序

新法这次区分无效和撤销程序，分别规定发起程序和决定效力。将现行商标法实施条例第40条中的“注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止”修改为“注册商标专用权自公告之日起终止。”（第55条）

5. 明确各类决定生效条件

新法第36、46、55条分别规定了驳回申请决定以及不予注册决定、无效决定及撤销决定的生效条件，即只有在当事人不申请复审或不去法院起诉的情况下，这些决定才生效，从而厘清了现行法生效时间不够明确的问题。

旧法第52条第一项拆分为新法第57条第一、二项，第一项商品和商标都相同，可以直接认定侵权，第二项的商品和商标只有一个相同另一个相似，或者两者都只是相似，因此需要进一步证明容易导致混淆的后果。这一修改改变了过去仅仅依据商标或商品的相似关系就直接认定侵权的简单做法，更加接近市场实际情况，且为执法部门充分考虑在先商标的显著性和知名度的作用留下空间，也与世界上大多数国家的侵权认定标准一致。比较遗憾的是，新法仅仅在侵权认定时引入混淆标准，在注册认定时仍维持之前的商标及商品本身的近似比对，从而使两者的认定仍有可能出现不一致。

2. 完善其他具体侵权形态的规定

新法一是将旧法实施条例中的帮助侵权条款上升为本法第57条第六项，并在实施条例第75条中对提供便利条件的行为进行了详细的列举，涵盖了网络商品交易平台等新业态，二是新的实施条例第76条对将他人商标作为商品名称或商品装潢使用的情况转至商标法第57条第二项处理，重点落在了误导公众和容易导致混淆上。

3. 完善赔偿规则

新法第63条首先调整了索赔计算方法的顺序，之前对于侵权获利或侵权损失并未限制原告的索赔顺序，新法则依次规定了侵权损失、侵权获利以及新增了许可使用费的合理倍数三种计算方式；其次特意增加了报告妨碍举证时需要承担不利推定的相关责任；三是将法定赔偿的上限从五十万提高到三百万。

【编者按】本文部分评述来自郑成思先生1982年发表在英国牛津EIPR（《欧洲知识产权评论》）1982年第10期原题为《中国知识产权领域的第一个特别法》的英文文章，中文为黄晖为本书首次翻译发表，文中注释从略。

[1]郑成思（1944-2006），著名法学教授、博士生导师，1967年毕业于北京政法学院，1981-1983年留学英国伦敦经济学院，师从柯尼什教授。1979年开始在中国社科院法学所工作，后任该院学部委员、知识产权中心主任。我国知识产权法学奠基人、改革开放以来最先研究、直接参与知识产权尤其是商标立法的著名学者，对在先权利保护、反向假冒、驰名商标、商标质押入法以及明确赔偿责任构成均有直接贡献，著有《版权法》、《知识产权论》及《郑成思文选》等多部专著和专论，2016年六卷八册的《郑成思知识产权文集》出版。