商标权VS字号权,是商标侵权还是不正当竞争?

注册商标和企业字号在市场主体的识别上具有一定的共性,都能起到识别商品或服务来源的作用。随着中国市场经济的快速发展,商业竞争越发激烈,二者经常发生权利冲突。当商标与企业字号发生冲突时,法律如何判别规并裁断,即其是属于商标侵权行为,还是属于不正当竞争行为,都是大家关注的问题。本文将对此进行探讨,以助厘清法理,从专业视角选择最有利的维权路径。

目前,企业名称(字号)和注册商标的保护是两套不同的法律体系:注册商标的保护依据主要是《商标法》第52条、57条及63条,主旨是保护注册商标的专用权;企业字号的保护依据则是《反不正当竞争法》。司法实践中,大部分法院都同时根据《商标法》和《反不正当竞争法》对行为本质予以评价裁判。笔者通过威科先行平台,根据关键词“商标”、“企业名称”、“侵权”、“不正当竞争”进行检索,结果是49.22%的案件案由为知识产权权属、侵权纠纷,50.52%的案件案由为不正当竞争纠纷。

 

从结果看,企业名称与注册商标的冲突一般有四种情形:

1、仅构成不正当竞争;

2、仅构成侵犯商标专用权;

3、既构成不正当竞争,又构成商标侵权;

4、既不构成不正当竞争、也不构成商标侵权。

为了彻底搞明白商标权与字号权产生冲突的法律适用问题,笔者从法律规定、司法判例两个角度进行了梳理,以便更清晰地从应然到实然视角揭示司法实践中对商标侵权行为、不正当竞争行为的认定标准。

 

关联法规

1、《商标法》第58条 

将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

 

2、《反不正当竞争法》第6条 

经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:

(一)擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识;

(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等);

(三)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等;

(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

 

3.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第13条

经营者实施下列混淆行为之一,足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,人民法院可以依照反不正当竞争法第六条第四项予以认定:

(一)擅自使用反不正当竞争法第六条第一项、第二项、第三项规定以外“有一定影响的”标识;

(二)将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众。

 

4、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第1条

下列行为属于商标法第五十七条第(七)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:

(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;

(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;

(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。

 

相关案例

 

 

1、“小天鹅”洗衣机之争(无锡vs山东) 

原告:无锡小天鹅电器有限公司

被告:小天鹅电器(山东)有限公司

裁判理由:

被告成立时,原告的“小天鹅”字号和商标在全国范围内已具有较高知名度,属于有一定影响的企业名称。被告是否实施了引人误解的行为,应从三个方面论证:

(1)商品的相似性。原告与被告生产的商品相同。

(2)字号的近似性。被告全称为小天鹅电器(山东)有限公司,“小天鹅”为公司的字号,与原告无锡小天鹅公司字号完全相同,在双方都生产、销售洗衣机的情况下,易使消费者产生二者存在一定关联的误解,引起混淆。

(3)被告的主观方面。被告的成立时间比原告晚。二者同为洗衣机生产、销售企业,存在竞争关系,在被告成立时,原告已在洗衣机行业享有较高知名度,被告应当是明知的。故被告注册使用“小天鹅”字号缺乏正当性,具有“搭便车”的故意,有违公平、诚实信用的市场竞争原则,违反了公认的商业道德,该行为构成不正当竞争。

裁判结果:

一、被告变更企业名称,变更后的企业名称不得含有与“小天鹅”读音或字形相同或近似的字样;

二、被告立即停止生产标注“小天鹅(山东)有限公司”洗衣机的行为。

 

2、北京天娱vs上海天娱案

上诉人(一审被告):北京天娱童星国际文化传媒有限公司

被上诉人(一审原告):上海天娱传媒有限公司

裁判理由:

天娱童星公司登记的经营范围包括广播电视节目制作,演出经纪等,其在使用宣传中所体现的公司主要业务还是童星经纪、节目参与与制作。天娱童星公司实际从事的上述服务已超出其天娱童星商标核定使用的范围,落入了天娱传媒公司享有注册商标专用权的天娱及图商标核定使用的服务项目当中。

对比天娱传媒及图、天娱童星两商标,“天娱”文字本身并非具有较强第一性含义的词汇,同时“天娱传媒”亦为天娱传媒及图商标的汉字呼叫,“天娱”汉字构成天娱传媒及图商标的显著性识别部分。而根据天娱传媒公司提供的证据,天娱传媒及图商标,经过多年的持续使用,已经在组织表演、节目制作、演出等娱乐相关的服务行业内具有了较高的知名度。自2006年开始的期刊中多次使用“天娱传媒”“天娱”等直接指代天娱传媒公司的事实亦足以表明在行业中“天娱传媒”“天娱”已经与天娱传媒公司建立了足够强的联系。在这种情况下,作为天娱传媒及图商标显著性识别部分的“天娱”,已经发挥了识别商品来源的主要作用。而天娱童星商标,其发挥识别商品来源的显著性部分亦主要在“天娱”,在隔离比对的情况下,一般公众极易将二者混淆或误认二者存在关联关系。天娱童星公司的行为,违反了商标法第五十七条第二项的规定,构成商标侵权行为。

本案中,天娱童星公司与天娱传媒公司均为娱乐相关服务,故可以认定二者属于具有竞争关系的市场经营者。天娱童星公司晚于天娱传媒公司成立,且“天娱传媒及图”商标已经在行业内具有较高的知名度。天娱童星公司作为同业竞争者,对天娱传媒公司及“天娱传媒及图”商标理应知晓,其在后注册企业名称字号时本应主动予以避让。但天娱童星公司仍然在后注册含有“天娱”字号的公司,并使用“天娱童星”商业标识进行广告宣传,容易造成相关公众对经营主体发生混淆误认,具有攀附天娱传媒公司声誉的故意,其涉案行为构成不正当竞争。

裁判结果:

(一审)

一、天娱童星公司于本判决生效之日立即停止涉案侵犯天娱传媒公司“天娱传媒及图”注册商标专用权的行为;

二、天娱童星公司变更并停止使用包含“天娱”字样的企业名称。

(二审)

驳回上诉,维持原判。

 

3、真假“怡宝”案 

上诉人(原审被告):上海洁士宝日化集团有限公司(原名“上海怡宝化妆品集团有限公司”)

被上诉人(原审原告):华润怡宝饮料(中国)有限公司

裁判理由:

在上诉人2013年5月23日成立之时,被上诉人的商标已具有很高知名度,且被上诉人也将“怡宝”作为字号使用多年。上诉人将“怡宝”作为企业名称中的字号使用,主观上存在攀附被上诉人商标及企业知名度,客观上容易导致相关公众误认为上诉人与被上诉人存在特定联系,其行为构成不正当竞争。

上诉人使用的“怡宝”字号与被上诉人商标中的文字部分仅为简繁体区别,系高度相似;且反不正当竞争法第六条所规制的混淆行为不仅包括商品来源混淆也包括主体关系混淆,即便上诉人与被上诉人经营的商品种类不同,上诉人擅自使用“怡宝”字号也足以导致相关公众误认为上诉人与被上诉人存在特定联系。

上诉人主张其使用“怡宝”字号系经过工商行政机关批准。本院对此认为,上诉人的企业名称经行政主管机关依法核准属于工商行政部门对其行政区划内企业名称核准登记的合法性审查,但上诉人字号与被上诉人在先商标、字号之间的冲突仍应从反不正当竞争法上作出法律评判。

裁判结果:

(一审)

一、被告洁士宝公司停止侵害原告华润公司商标享有的注册商标专用权的行为;

二、被告洁士宝公司停止不正当竞争行为。

(二审)

驳回上诉,维持原判。

 

4、西门子维权案 

原告:西门子(中国)有限公司

被告:嘉兴艾洛普菲电器有限公司、深圳市永乐厨房用品有限公司

裁判理由:

(1)被诉侵权产品的包装箱标注有“SIMESI®智能厨卫电器”,“SIMESI”具有识别商品来源的作用,属于商标法意义上的商标使用。

(2)关于被控侵权的标识与涉案商标是否构成相同或近似,经比对,被控侵权商标“SIEMENS”注册商标相比,两者在字母排列、读音上较为接近,以相关公众一般注意力为标准,构成近似商标。

(3)关于商品类别是否相同或类似。集成吊顶与开关、插座、控制器虽然在商品分类表中属于不同类别,但是在消费者实际使用中,集成吊顶类产品均需要与开关、插座、控制器进行配套使用,两者功能、用途的关联性较强,在销售渠道、消费对象上存在同一性,属于类似商品。

本案中,西门子中国公司的“西门子”字号经多年使用和宣传,已具备较高的显著性和知名度,已为电子电气领域的消费者所熟知,而开关插座与集成吊顶的消费者有较多重合,该字号在集成吊顶商品消费者中亦具有较高的知晓程度。索洛菲电器厂、永乐公司在其共同生产、销售的产品上使用了“深圳市西门子厨房用品有限公司”字样,而“深圳市西门子厨房用品有限公司”中的核心部分为“西门子”,与西门子中国公司的字号一致,其行为意欲借助“西门子”字号的高知名度混淆市场以获取竞争优势,该行为有违诚实信用原则,客观上将使相关公众对上述产品的来源产生误认,引起市场混淆,因此构成不正当竞争。

裁判结果:

一、被告海盐索洛菲电器厂立即停止侵犯“SIEMENS”注册商标专用权及不正当竞争行为,即停止生产、销售标注“SIMESI”“深圳市西门子厨房用品有限公司”字样的集成吊顶电器组件产品。…

 

5、中外欧司朗案

原告:欧司朗有限公司(OSRAMGmbH)

被告:宁波欧司朗开关有限公司、象山县石浦六彩装饰设计工作室、徐慧萍

裁判理由:

“欧司朗”注册商标通过长期、广泛使用,已经在第11类灯、照明器械及装置等商品上享有一定声誉,具有较高的知名度。被诉侵权商品系开关、开关插座,与原告涉案商标核定使用商品中的照明器械及装置在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面基本相同,构成类似商品。被诉侵权商品包装盒侧面标有“欧司朗开关”,被告六彩工作室经营场所的商品介绍面板上标有“宁波欧司朗开关”字样以及“千开万关欧司朗银触点开关”,突出使用“欧司朗”,系商标性使用,分别与“欧司朗”注册商标构成相同及近似,构成商标侵权。

原告的注册商标及企业字号“欧司朗”、“OSRAM”在国内通过长期的生产、销售、宣传行为,已经具有较高的知名度。宁波欧司朗开关有限公司的经营范围包括插座的制造、加工、批发、零售,与原告属于同业竞争者。宁波欧司朗开关有限公司将原告注册商标及企业字号“欧司朗”、“OSRAM”作为企业字号并印制在被诉侵权商品外包装上,足以导致相关公众对其商品来源产生误认,造成与原告商品混淆、误导公众,明显具有攀附原告商标及企业知名度的故意,该行为构成不正当竞争。被告六彩工作室在店铺内使用“宁波欧司朗开关有限公司”、“NingboOsramSwitchCo.,Ltd.”等字样,并销售印有“宁波欧司朗开关有限公司”名称的商品,该行为亦构成不正当竞争。

裁判结果:

一、被告象山县石浦六彩装饰设计工作室立即停止侵害原告欧司朗有限公司“欧司朗”注册商标专用权的行为,即停止销售被诉侵权商品,停止在经营场所内使用“宁波欧司朗开关”、突出使用“欧司朗”字样;

二、被告象山县石浦六彩装饰设计工作室立即停止不正当竞争行为,即停止在经营场所内使用“宁波欧司朗开关有限公司”及“NingboOsramSwitchCo.,Ltd”字样…

 

 6、北京太奇vs无锡太奇案

上诉人(原审原告):北京三民太奇教育科技有限公司

被上诉人(原审被告):无锡市太奇教育培训中心

裁判理由:

一、无锡太奇中心在其网站宣传中突出使用“太奇”文字的行为,容易导致相关公众产生误认,构成商标侵权。

(1)无锡太奇中心对“太奇”文字的突出使用缺乏正当性。在判定是否构成在先权利的过程中,应当综合考虑市场主体使用上述商业标识的完整历史渊源,而不宜仅单纯依据诉争的字号、注册商标的各自使用时间节点作出判定。北京三民太奇公司将“太奇”作为字号的组成部分,并实际使用于日常经营活动,早于无锡太奇中心及其前身无锡太奇公司。无锡太奇中心不能仅以其字号获得在先,就当然主张其拥有在先权利,并可以采取包括突出使用在内的方式,不受限制的使用“太奇”字号,影响其他市场主体并存的商业标识权利。

(2)商标和字号的功能作用虽然有一定程度的重合,但两者毕竟具有不同的权利基础,在功能作用的具体指向上各有侧重。字号的作用主要是区别不同的市场主体,而商标的作用主要是区别商品或服务的来源。在商标与字号发生冲突的情况下,各自应规范使用其商业标识,保持清晰的界限,避免混淆和误认。

(3)“太奇”作为商业标识属于臆造词,并非汉语中的常用词汇,识别商品或服务来源的功能较强。北京三民太奇公司经过多年的使用和宣传,涉案“太奇”注册商标具有较高的市场知名度和影响力。无锡太奇中心已经申请注册了“莘洲国际教育”中英文文字及图形的商标,其仍然突出使用 “太奇”字号,已超出使用字号的合理范畴,且其无法提供突出使用“太奇”的合理说明。无锡太奇中心与北京三民太奇公司两者经营范围相同、服务地域重叠,且北京三民太奇公司亦提供证据证明涉案“太奇”注册商标具备一定知名度,因此,应当认定无锡太奇中心突出使用“太奇”字号容易导致相关公众混淆,对北京三民太奇公司的涉案商标权益构成侵害。

二、无锡太奇中心登记注册“太奇”字号的行为不构成不正当竞争

(1)无锡太奇中心和北京三民太奇公司的字号并不完全相同。

(2)综合全案证据,尚不足以认定无锡太奇中心登记注册“太奇”字号的行为具有明显攀附的故意。

(3)无锡太奇公司自2003年起即在无锡地区从事教育培训等经营活动,至北京三民太奇公司2014年8月向一审法院提起诉讼已长达11年之久,其在无锡地区已具有一定的知名度,并积累了一定的商誉。故无锡太奇中心沿用其举办单位的字号,具有一定合理性。

裁判结果:

(一审)

驳回北京三民太奇公司的全部诉讼请求。

(二审)

一、撤销原判决;

二、无锡太奇中心立即规范使用其名称,停止突出使用“太奇”等侵犯北京三民太奇公司“太奇”注册商标专用权的行为。

 

结语

根据一系列涉及商标权和字号权冲突的案例的裁判理由以及裁判结果,我们可以对法院是如何认定商标侵权以及不正当竞争行为的标准和要件进行归纳总结。

1、“突出使用”是企业名称构成商标侵权的要件。

“突出使用”,通常应考虑字号的使用形式、位置和频率、近似注册商标的知名度等因素,以较为醒目的方式,使得该字号具有商标的意义,并被相关公众认知。商标权和字号权的冲突分为以下两种情况:

(1)商标在先,企业名称在后。

将他人商标作为字号使用,并且使用在与该商标所标识的商品相同或者类似的商品上,采取各种方式突出字号的标识功能,则会被认定为构成商标侵权。

(2)商标在后,企业名称在先。

司法实践中需要先综合考虑市场主体使用上述商业标识的完整历史渊源来判断在先权利的归属,不能仅以其字号获得在先,就当然主张其拥有在先权利,再以“突出使用”、“是否容易导致相关公众产生混淆误认”来判断是否构成商标侵权。

2、未突出使用,则考虑市场混淆或误认的影响。

若未对字号进行突出使用,但登记行为和规范使用企业名称行为仍可能造成混淆或误认的,需要从维护市场角度出发,适用《反不正当竞争法》,判断其是否构成不正当竞争。在认定是否构成不正当竞争行为时,1)客观上二者是同行业内的竞争者,易令消费者产生混淆;2)主观上具有攀附涉案商标商誉、知名度的恶意。主客观皆满足,认定其行为构成不正当竞争行为。对于不正当竞争行为,司法实践主要根据诚实信用原则、维护公平竞争、保护在先权利和避免混淆等原则对行为进行评价处理。

除了上述常见的商标和字号冲突问题,老字号的权利冲突也是现实中经常遇到的问题。老字号的实质是具有悠久历史的民族传统品牌在历经计划经济、市场经济体制发展后应当如何确定权利边界和规范使用的问题。笔者认为,对于因历史原因造成的商标与老字号之间的权利冲突,应本着尊重历史、保护在先权利、诚实信用、公平竞争等原则进行处理,允许相关字号善意共存,实现经营者之间的包容性发展。

通过对商标与字号的检索分析,确实在市场竞争中这样的知识产权优势能够让企业在红海中差异化胜出。随着市场经济深入发展,消费者在选择商品或服务时更倾向于通过商标和字号对商品和服务进行区分和识别。这就意味着企业更需要建立品牌战略、品牌维权的意识,以及品牌全链条的管理。企业提升品牌管理刻不容缓,更应该将专业的事交给专业的知产人来办理,以免贻误先机、错失良机、毁灭商机。

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作者 | 张维佳     排版 | 王莹