IP周报 | 知产中心（第16期）

1、中国申请人可继续指定欧专局为国际检索单位

2、上海高院发布与世界知识产权组织仲裁与调解上海中心诉调对接工作办法

3、商标局：进一步提升异议、评审、撤三网申率的阶段性工作措施

4、上海市知识产权局关于组织申报第二十四届中国专利奖的通知

5、2022年度浦东新区大企业开放创新中心登记申报指南

6、关于商标权人在与被诉侵权商品相同或类似类别商品上拥有注册商标，能否主张其在非类似商品类别上的商标构成驰名商标的认定

7、一图读懂浦东新区促进重点优势产业高质量发展若干政策措施

1、中国申请人可继续指定欧专局为国际检索单位

中国公民和居民可以继续选择欧洲专利局（EPO）作为其根据《专利合作条约》（PCT）以英语提交国际专利申请的国际检索机构。

近日，中国国家知识产权局（CNIPA）和EPO共同发布联合公报，宣布两局专利合作条约（PCT）国际检索单位试点项目将于2022年12月1日起延期一年至2023年11月30日。根据该项目，中国申请人提交的PCT申请可以选择EPO作为国际检索单位。试点项目适用于以英文向CNIPA或世界知识产权组织国际局提交的PCT申请，延长期内限额为3000件。由欧洲专利局完成国际检索的申请将无需进行欧洲补充检索。

这一决定是基于对自2020年12月1日起开始实施的试点项目的积极评价。当时有超过270名申请人积极参与了该试点项目，其中包括大学、研究机构和个体申请人。特别是，中国本土和总部在中国的国际公司都对在欧洲及时地获得专利保护表现出了浓厚兴趣。通过由EPO进行国际检索，该试点计划的参与者在进入欧洲阶段之前可以获得更大的法律确定性，并可以使其欧洲PCT申请更快地进入审查程序。

EPO局长安东尼奥．坎普诺斯（António Campinos）对这一进展表示欢迎，他认为：“该试点计划是我们与CNIPA战略合作的另一个富有成效的成果，它为所有对欧洲市场感兴趣的中国PCT申请人提供了一个实用的替代方案。我们非常乐于延长该试点计划的期限，因为它将在EPO的审查阶段为用户提供更多的时间、创造更多的机会来评估预期的收益。”

来源：中国保护知识产权网

2、上海高院发布与世界知识产权组织仲裁与调解上海中心诉调对接工作办法

为大力推进涉外知识产权案件诉调对接工作，9月20日，上海市高级人民法院（以下简称上海高院）召开上海法院与世界知识产权组织仲裁与调解上海中心（以下简称WIPO仲调上海中心）诉调对接工作推进会，并发布《关于与世界知识产权组织仲裁与调解上海中心诉调对接的工作办法》（以下简称《工作办法》）。上海高院副院长张斌、WIPO仲调上海中心负责人吕国强出席并讲话。上海高院立案庭、知产庭，中基层法院立案、知产审判相关负责人参加。

此次发布的《工作办法》共12条，主要分为调解案件范围和调解原则、调解全流程的程序性事项、司法审查、联络协调四个部分。

（来源：知识产权审判庭）

推进会上，吕国强介绍，WIPO仲调上海中心是中国首家落地境内的国际仲裁调解机构，2019年7月成立至今，共受理上海法院委托调解案件50件，结案46件，调解成功17件，约占37%。

来源：上海市高级人民法院

3、商标局：进一步提升异议、评审、撤三网申率的阶段性工作措施

近日，国家知识产权局商标局发布关于进一步提升异议、评审、撤三网申率的阶段性工作措施。其中提到，商标局将制定并发布异议、驳回复审、无效宣告和撤三网上申请和答辩指引，有效指引申请人和商标代理机构用好当前的网申系统，加深理解，提高效率。

(来源：国家知识产权局商标局)

关于进一步提升异议、评审、撤三

网申率的阶段性工作措施

为贯彻落实新发展理念，适应常态化疫情防控要求，不断深化商标注册便利化改革，近年来，商标局大力推进商标申请电子政务，取得了一定的成绩，但在部分领域，仍然存在力度不够，成效不大的问题。为快速大幅提升异议、评审、撤三网申率，现就有关阶段性工作措施明确如下：

一、推进商标信息化建设，提高网申系统的稳定性。在前期系统优化的基础上，继续优化材料上传和证据共用等功能，进一步提升网申系统的易用性。

二、制定并发布异议、驳回复审、无效宣告和撤三网上申请和答辩指引，有效指引申请人和商标代理机构用好当前的网申系统，加深理解，提高效率。

三、结合下半年商标局集中宣讲授课活动，巩固并扩大网申培训成果，进一步向广大申请人和商标代理机构深入介绍网申系统相关功能。

四、加强沟通协调，适时召开代理机构参加的专题座谈会，统一思想，提高认识，进一步加大网申工作力度。

五、适时统计并公示申请量和答辩量较高的商标代理机构在异议、评审和撤三业务中的网申率排名。

下一步，我局将进一步加快商标申请和答辩全面电子化工作进程，请广大申请人和商标代理机构及时转变观念，尽早做好全面网申准备。

来源: 国家知识产权局商标局

4、上海市知识产权局关于组织申报第二十四届中国专利奖的通知

（来源：上海市知产产权局）

上海市知识产权局关于组织申报第二十四届中国专利奖的通知

沪知局促〔2022〕26号

各区知识产权局，市院士中心，各有关单位：

国家知识产权局于近期组织开展第二十四届中国专利奖评选工作。为做好奖项的申报推荐工作，现由我局知识产权运用促进处负责项目征集、评审、推荐等工作，并委托国家知识产权国际运营（上海）平台具体承办。

一、推荐要求

根据国家知识产权局通知规定，上海市知识产权局、院士（中国科学院院士或中国工程院院士）和国家级知识产权示范单位（国家知识产权强市建设示范城区、国家级知识产权强国建设示范园区）可推荐项目参评中国专利奖；国家知识产权示范高校、国家知识产权示范企业可自荐项目参评中国专利奖。院士、国家级知识产权示范单位推荐或自荐参评的项目，须经我局审核和公示后，一并报送国家知识产权局。

相关单位要根据国家知识产权局通知要求，进行广泛动员、认真筛选，切实提高推荐项目质量，用足用好推荐名额；要以高质量发展为导向，优先推荐在基础研究、应用基础研究、突破“卡脖子”技术难题等方面形成的核心专利；要突出应用导向，重点推荐专利权利稳定、专利实施经济效益显著、社会效应明显的高质量专利。

二、材料要求

拟通过上海市知识产权局推荐参评的单位，应按要求提交项目申报材料，我局将组织专家进行评审，择优推荐。项目申报材料包括：

1.中国专利奖申报书（WORD文档）；

2.附件，如图片、照片、获奖证书、项目应用证明等材料扫描件，其中，填写专利许可情况的，应当提交专利实施许可合同备案证明；填写专利质押融资情况的，应当提交专利权质押登记通知书；对于主要依靠参评专利取得市场竞争优势的，应当提交参评专利涉及的产品在国家专利密集型产品备案认定试点平台上的备案证明；填写经济效益数据的，可以提交有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等证明材料；所有附件应嵌入一个PDF文档，不超过20M；

3.专利授权公告文本。

院士、国家级知识产权示范单位推荐或自荐参评的项目，除上述项目申报材料外，还需提交院士推荐意见书（需同专业领域两名院士签名，附院士证书复印件）、推荐单位推荐函（纸件原件及电子扫描件）。

三、时间要求

项目申报材料、院士推荐意见书、推荐单位推荐函的电子件以电子邮件形式报送，邮件标题请注明推荐单位；院士推荐意见书和推荐单位推荐函纸件以快递形式报送。

材料报送截止时间为2022年10月8日，逾期视为放弃。

四、其他事项

国家知识产权局《关于评选第二十四届中国专利奖的通知》《中国专利奖评奖办法》《中国专利奖申报书》等可至国家知识产权局网站“中国专利奖”专栏下载（网址：https://www.cnipa.gov.cn/col/col41/index.html）。

联系方式：上海市知识产权局 和月磊 、孔元中

电话：23110876

材料报送：国家知识产权国际运营（上海）平台 王颖

快递地址：浦东新区环科路999弄15号楼

联系电话：50633728-8066/18817267518

E-mail：wangying@sinoip.net

来源：上海市知识产权局

5、2022年度浦东新区大企业开放创新中心登记申报指南

为落实《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》，提升浦东新区科技创新策源功能，全力做强创新引擎，根据浦东新区大企业开放创新中心计划，现发布2022年度浦东新区大企业开放创新中心（以下简称创新中心）申报指南。

一、申报时间

自即日起，符合申报条件的单位可自行登录申报网站提交创新中心登记申请。常年受理，分批予以登记。

二、申报条件

1.创新中心发起主体须为行业龙头企业或细分领域领军企业。行业龙头企业包括世界500强企业、中国500强企业的前100名、中央企业；细分领域领军企业包括上市公司、胡润全球独角兽活跃投资机构百强、规模居前的细分领域领军企业等。

2.具备明确的建设方案、赋能规划和专业团队。建设方案须有明确的建设目标、建设主体、资金来源、投入方向等；赋能规划须有清晰的赋能目标、赋能机制、招募计划等；专业团队须有不少于5人的技术、运营、管理等专业人员。

注：申报企业信用无重大不良记录。

三、申报流程

申报项目进行网上申报，无须提交书面材料。

1.填写申请表

（1）申报单位访问浦东新区财政科技投入专项综合监督服务平台（https://czkjzx.pudong.gov.cn）,通过法人一证通登录系统；

（2）点击“企业申报”进入“大企业开放创新中心申报”，在线填写申报表格。

2.上传附件材料

附件须以PDF格式上传并且方向保持正向一致且清晰可见

（1）诚信申报承诺书；

（2）发起主体为行业龙头企业或细分领域领军企业的证明（说明）材料；

（3）发起主体支持建设创新中心的相关证明材料；

（4）创新中心建设方案；

（5）创新中心赋能规划；

（6）创新中心专业团队情况，包括人员名单、分工情况、主要管理人员简历等；

（7）申报单位认为需要提交的其他材料。

申报单位须对其提交材料内容的真实性负责，如发现申请材料弄虚作假，将取消本次及下一年度申报资格。

四、联系方式

受理咨询电话：68811076，68557003

技术支持电话：021-20231082-891

来源：上海市浦东新区科技和经济委员会

6、关于商标权人在与被诉侵权商品相同或类似类别商品上拥有注册商标，能否主张其在非类似商品类别上的商标构成驰名商标的认定

在司法实践中，部分案件原告注册商标核定商品或服务的类别较多，其中既包括与被诉侵权商品相同或类似的类别，也包括与被诉侵权商品不同类别，原告在诉讼中主张与被诉侵权商品非类似类别上的商标构成驰名商标。例如，在滇虹药业公司诉思贝公司案中，原告系第113077号“康王”注册商标的商标权人，该商标核定注册类别为第5类中药、西药、中药制剂等；同时，原告还拥有3191878号“康王”注册商标，该商标核定使用在第5类去头皮药物制剂等，被告在其生产、销售的发用洗剂产品上使用了“立康王”标识，原告在该案中主张第113077号“康王”为驰名商标。对于原告上述主张，法院是否应当予以准许，类似案件在司法实务中的处理存在分歧。

第一种观点认为：

原告主张跨类保护属于当事人的权利，法院应当按照当事人的请求进行认定。

在埃克森美孚公司诉北农国信公司等案中，法院认为，埃克森美孚公司对其在不同商品类别上注册的“Mobil”及“美孚”商标享有各自独立的商标专用权和禁用权。因此，即使已经认定被控侵权行为损害了埃克森美孚在第1类和第5类商品上的商标权，根据当事人的主张，仍需要对被控侵权行为是否损害该公司在第4类商品上商标权进行评价。对埃克森美孚公司在润滑油商品上的“美孚”和“Mobil”商标是否构成驰名商标的认定并非基于驰名商标保护按需认定的原则，而是基于不同请求权基础进行的逐项认定。

第二种观点认为：

能够在相同或类似商品范围内认定侵权行为的，无须认定驰名商标。

例如，在福耀玻璃诉飞友电气案中，法院认为，原告主张其在中国境内申请注册了45个商品全类别的商标，并自认为在被告服务范围的“配电柜、工程电器、家用电器”以及“电子商务”相关联商品或服务上均有注册商标，但该案原告却不主张，仅试图通过涉案第504675号注册商标认定驰名商标进行跨类别保护，有违该制度之初衷。综合考虑以上因素，在原告证据不足以证明被诉侵权行为将导致误导公众并可能损害涉案商标权利人利益的结果的前提下，对涉案商标是否构成驰名商标的问题不予评述。

第三种观点认为：

为实现充分救济，应当允许权利人在相同或类似商品上已享有注册商标权的情形下，仍可以选择主张跨类保护。

例如，在索菲亚公司诉索菲亚集成吊顶公司案中，法院认为，索菲亚公司并不生产、销售集成吊顶，故第4287169号索非亞商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。

驰名商标“按需认定”原则的理解

上述不同处理方式的实质在于如何理解驰名商标审理中的“按需认定”原则。建立驰名商标“按需认定”原则的目的在于，防止当事人单纯地通过诉讼获取驰名商标的司法认定，不正当地追求法律保护以外的目的。“按需认定”原则在立法上集中体现在《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标司法解释》）第三条第一款第一项的规定，即被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。显然，上述第一种观点认为“是否构成驰名商标的认定并非基于驰名商标保护按需认定的原则，而是基于不同请求权基础进行的逐项认定”不能成立。依据上述司法解释的规定，“按需认定”并非基于当事人的需要，而是依据案件审理的需要。在商标侵权案件中，如果法院将原告提出的“跨类保护”纯粹看作为一项诉讼主张，并基于此对其所主张的商标是否驰名予以回应，完全不考虑驰名商标认定与侵权行为成立之间的关系，则“按需认定”原则的建立将失去意义。

上述第二种观点和第三种观点的分歧，集中在于如何理解按需认定中的“需”。从《驰名商标司法解释》第三条第一款第一项的规定文义解释来看，按需认定中的“需”是指侵权行为成立与否。司法解释起草者认为，认定驰名商标，是对商标驰名的客观事实在个案中的法律确认，只有在商标驰名是构成被诉侵犯商标或不正当竞争行为的法律要件事实时，才有必要认定驰名商标。从上述条款的文义及起草目的来看，驰名商标的“按需认定”仅限于侵权行为成立与否的认定，而不涉及损害赔偿问题。但实践情形显然更为复杂，部分案件中，原告在与被诉侵权商品相同或类似的类别上拥有注册商标的情况下，之所以主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标，原因通常有两种情形：一是与被诉侵权商品相同或类似类别上的商标为防御性商标，没有使用或没有实质性使用；二是与被诉侵权商品相同或类似类别上的商标注册时间较晚，使用情形较少。如果采纳上述第二种观点，那么实践中可能出现以下情形：

1.注册商标的核定类别虽与被诉侵权商品相同，但该注册商标没有使用，或使用情形较少，虽可实现停止侵害的诉请，但可能难以获得赔偿，或者获赔数额较低。

2.注册商标核定类别与被诉侵权商品类似，如果注册商标未实际使用，则不可能产生混淆后果，被诉行为不构成侵权。

3.注册商标核定类别与被诉侵权商品类似，如果注册商标使用情形较少，则获赔数额较低。可见，原告在与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标的情况下，绝对地限制其在非类似商品类别上的商标主张驰名商标，可能会对原告的利益尤其是损害赔偿方面的利益造成影响。

对于这一问题，可以从驰名商标保护制度的设立目的，以及商标权人利益保护角度分析。首先，驰名商标保护制度设立的目的，主要是为弥补商标注册制度的不足，对相关公众所熟知的商标在其未注册的部分领域提供保护（对未注册驰名商标提供保护，扩大已经注册的驰名商标的保护范围），制止他人复制模仿、傍名牌的不正当竞争行为，防止消费者对商品来源产生混淆。通常情况下，在注册商标核定的商品类别与被诉侵权商品相同或类似的情况下，已足以实现制止侵权、防止市场混淆，实现对商标权人利益的保护。但如果依据与被诉侵权商品相同或类似类别上的商标不足以有效打击侵权行为，通过主张与被诉侵权商品非类似类别上的商标为驰名商标以更有效地制止侵权，并不违反驰名商标制度的立法初衷。其次，从权利人的利益保护来看，一方面，商标权人通常会选择在其主营商品和服务之外的其他类别里注册若干相同或近似的防御商标，避免商标被恶意注册，是一种积极的自我保护行为。如果机械认定权利人只能援引与被诉侵权商品相同或类似类别上的注册商标进行保护，可能导致注册了防御商标的商标权人反而无法通过请求认定驰名商标获得保护的不公平情况。另一方面，如果原告在与被诉侵权商品相同类似类别上的商标注册时间较晚，使用情形较少，剥夺其有关认定驰名商标的主张，亦显然不能实现对权利人的充分救济。我们认为，《驰名商标司法解释》第三条第一款第一项有关驰名商标“按需认定”的规定过于狭窄，起草者可能并未考虑到实践中所出现的复杂情形。如果仅以侵权行为成立与否作为驰名商标按需认定的条件，可能导致无法有效打击商标侵权和维护商标权人的利益。因此，应对《驰名商标司法解释》第三条第一款第一项作适度的扩张解释，不仅应当考虑侵权认定成立与否，还应当考虑权利人是否能够得到充分救济。

结论

按需认定应以商标权人能否实现有效救济为判断标准。如果原告在与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，且已实质性使用该商标，原则上不允许其主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标；如果原告与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，但未使用或未实质上使用该注册商标，原则上允许其主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标。

余论

近年来，在涉及驰名商标认定的案件中，出现本文讨论情形的案件愈来愈多，其中不乏有部分案件权利人单纯为追求通过司法程序认定驰名商标，在其所拥有的注册商标核定类别与被诉侵权商品相同或类似，且已实际使用的情况下，仍坚持主张在非类似商品类别上的注册商标构成驰名商标。对此，法院可以依职权进行主动审查，要求原告明确其是否在与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，并实际进行使用。例如，在绿地公司诉十文公司案7中，十文公司在私募债项目的宣传材料上使用“绿地”字样，绿地公司主张其第3372987号“绿地”商标构成驰名商标，该商标核定服务项目包括不动产出租、不动产代理等，被诉行为侵犯其第3372987号商标专用权。经审查，绿地公司第6978657号“”注册商标核定服务项目包括金融服务，且该商标已实际使用。后经法庭释明，绿地公司以6978657号“”注册商标作为权利基础。

来源：上海知产法院

7、一图读懂浦东新区促进重点优势产业高质量发展若干政策措施

来源：浦东企业政策在线、科委